대법원 2019.2.28. 선고 2017다290095판결

I. 사실 관계

마찰이동 용접방법에 관한 발명(이하 ‘본건 방법발명’)의 특허권자인 원고는 소외 A회사와 본건 방법발명에 관해 통상실시권 계약을 체결했고, 해당 계약에는 본건 방법발명의 실시장소를 제한하고 타인에게 재실시허락하는 것을 금지하는 내용이 포함되어 있었다. 피고는 A회사로부터 본건 방법발명의 실시에만 사용되는 마찰교반용접기(이하 ‘본건 전용품’)의 제작을 의뢰받고 20여대를 제작해 A회사에 납품했고, 그 과정에서 본건 전용품을 검수·시연할 목적으로 본건 방법발명을 사용했다. 원고는 전자의 행위에 대해서는 간접침해를, 후자에 대해서는 직접침해를 주장하며 피고를 상대로 손해배상을 청구했다.

II. 심급별 판단

가. 1심과 항소심의 판단
1심은 원고의 간접침해 주장을 받아들여 원고의 청구 중 일부를 인용하였고, 직접침해 청구 부분은 입증 부족을 이유로 기각했다(서울중앙지방법원 2016. 6. 16. 선고 2015가합578109 판결). 간접침해와 관련하여 피고는 자신의 행위가 통상실시권자인 A회사의 기관으로서의 행위이며, 직접침해가 되지 않는 경우 그와 관련된 간접침해도 성립하지 않는다는 등의 주장을 하였으나, 1심은 실시권 계약상의 실시장소 제한, 재실시허락 금지 등의 내용을 근거로 A회사가 피고로 하여금 본건 전용품을 생산하도록 하는 것은 당해 실시권 계약에 의해 A회사에 허락된 내용을 넘어서는 것이라는 이유로 위 주장을 모두 배척했다.

그러나 항소심(원심)은 피고의 간접침해 책임을 인정한 1심 판결을 취소하고 원고의 청구를 기각했다(특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455 판결). 원심은 원고의 간접침해 주장에 대해, 방법발명에 관한 통상실시권자가 ‘스스로’ 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산하여 그 방법방법을 실시하는 경우를 간접침해로 볼 수 없는 것과 마찬가지로 통상실시권자가 ‘제3자를 통해’ 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에도 간접침해 책임이 인정되어서는 안 된다고 보았다. 만약 이러한 경우에 간접침해 책임을 인정한다면 특허권의 부당한 확장이 초래될 수 있다는 이유에서다. 나아가 원심은 원고가 직접침해를 주장한 검수·시연행위에 대해서도, 본건 전용품의 제작·납품행위가 간접침해로 인정되지 않는 이상 특별한 사정이 없는 한 그 제작·납품행위에 불가분적으로 수반되는 검수·시연행위도 별도의 침해를 구성하지 않는다고 판단했다.

나. 대상 판결(대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결)
대법원은 피고의 간접침해 책임과 직접침해 책임을 모두 부정한 원심의 판단을 받아들여 원고의 상고를 기각했다. 먼저 간접침해 부분에 관해, 대법원은 간접침해 제도가 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이라는 점을 강조한 뒤, (i) 방법발명의 실시권자의 의뢰로 전용품을 생산·양도하는 등의 행위를 간접침해로 인정하면 실시권에 부당한 제약을 가하는 동시에 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래하며, (ii) 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상해 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기 어렵다는 2가지 이유를 들어, 실시권자의 의뢰로 전용품을 제작·납품한 제3자의 행위는 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하였다. 한편 검수·시연행위에 의한 직접침해 주장에 대해서는 원심과 대동소이한 이유를 들어 원고의 주장을 배척했다.

III. 대상 판결의 검토

갑과 을 사이의 통상실시권 계약에 따른 허락된 범위가 명확하지 않지만, 마찰이동 용접 방법 자체의 실시라고 한다면, 을이 병으로 하여금 용접 방법을 사용하는 마찰교반용접기를 생산하여 납품 받은 행위는 명백히 실시권 계약에서 허락된 범위 밖의 행위로 볼 여지가 있으며, 이 경우 을과 병의 행위에 대해 간접 침해의 법리를 들어 특허권을 행사한 것은 타당하다고 본다.  

간접침해와 관련하여, 간접침해가 성립하기 위해서는 그 전제가 되는 직접침해의 존재가 인정되어야 한다는 종속설과 직접침해가 없더라도 간접침해가 독자적으로 성립할 수 있다는 독립설이 있다.  

소모품인 프린터 카트리지가 특허발명의 일부 구성요소에 불과하고 완성품인 레이저 프린터의 사용에 제공되는 것이라 하더라도 소정 요건을 만족하는 경우 그것이 직접침해 물건인 레이저 프린터의 ‘생산에만’ 사용되는 물건에 해당한다고 판시했는데(대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정), 이를 독립설에 입각한 판례로 보는 견해가 있다.  그러나 최근 대법원은 특허발명을 구현한 휴대단말기의 반제품은 국내에서 생산되어 수출됐지만 완성품인 휴대단말기의 조립은 국외에서 이루어진 사안에서 그 반제품 생산이 간접침해에 해당하지 않는다고 판시하였고(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결), 이 판결을 종속설적 입장으로 보는 견해가 있다. 결국 대법원이 종속설과 독립설 중 어느 입장을 취하였는지는 명백하지 않다.

사안에서, 을 또는 병의 전용품 제조행위는 방법 특허 발명의 직접적 실시는 아니며, 방법 특허 발명의 전용품의 생산이어서 간접 침해 행위에 해당한다고 보는 것이 맞다고 본다.

그럼에도 불구하고, 대상 판결은 본 사안에서 간접 침해의 인정에 매우 인색하였다.  오히려 갑과 을 사이에 맺어진 실시권 계약의 범위도 당사자의 의사 합치를 넘어 확장한 것은 아닌가 하는 의문이 든다.

대상 판결에서 대법원은, 간접침해의 성립여부는 특허법 제127조의 형식적 요건에 더해 간접침해 제도의 목적을 실질적으로 고려하여 판단해야 함을 분명히 하면서, 간접침해 제도가 가진 권리 구제의 실효성이라는 목적에는 특허권의 범위가 부당하게 확장되지 않아야 한다는 내재적 한계가 존재한다는 기존 판례의 입장을 재확인하였다.  나아가 대상 판결은 직접침해가 성립하지 않는 사안에서 간접침해도 부정하여서 종속설에 가까운 측면의 판결이라 볼 여지도 있다.  

대상 판결에 있어서, 특허권자의 입장에서 실무적 의의를 찾자면, 간접침해는 죄형법정주의 원칙상 처벌되지 않는 점과 특허권자는 전용품에 대해 실시권을 설정할 수는 없다는 점을 유의하여, 실시권 계약시 간접 침해 태양에 대하여 어떻게 반대 급부를 얻을 것인 가에 대해 면밀히 검토하여야 하며, 분쟁시 전용품에 대하여 불리한 사법적 판단을 받을 수 있음을 유의하여야 한다. 

이러한 전용품에 관한 약점은, 방법 발명의 특허 출원시 방법 자체는 물론 이를 사용하는 장치를 병행하여 청구하는 방법으로 보완할 수 있으므로 출원시부터 유의하여 명세서와 청구항을 설계할 필요가 있다할 것이다.

                                                                                                                                        변리사 김권석